A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reiterou a viabilidade da utilização do Mandado de Segurança (MS) como instrumento para questionar atos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) relacionados ao registro de marcas. A decisão aconteceu no REsp 2173649/PR.
Impacto para as empresas
A possibilidade de utilização do Mandado de Segurança para impugnar atos do INPI traz importantes vantagens para as empresas, em especial a simplificação e celeridade processual, o que faz com que a revisão da decisão do INPI e consequente concessão do registro da marca sejam obtidos de maneira muito mais rápida.
Ainda assim, trata-se de tema que segue despertando debates, e a definição da estratégia mais adequada dependerá das particularidades de cada caso.
A relevância da decisão
Embora a LPI (art. 175) preveja a ação de nulidade como a via para impugnar decisões do INPI — procedimento judicial mais complexo e que permite a produção de provas — o STJ vem consolidando o entendimento de que o Mandado de Segurança também pode ser utilizado, desde que se trate de direito líquido e certo.
A decisão alinha-se a precedentes como o MS 328/DF (Primeira Seção, DJ 21/5/1990) e o REsp 605.409/RJ (Terceira Turma, DJ 11/4/2005), que já reconheciam a possibilidade do uso do MS para contestar atos administrativos do INPI.
Entenda o caso
No âmbito administrativo, o INPI indeferiu o pedido de registro de marca de uma empresa, por considerar que a expressão pleiteada era genérica, com fundamento no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996 (LPI).
A empresa impetrou MS para contestar a decisão, alegando ter direito líquido e certo ao registro – ou seja, um direito cuja existência possa ser verificada pelo julgador a partir da análise de prova pré-constituída apresentada no ato da impetração – já que sua marca possuiria distintividade suficiente. O INPI, por sua vez, sustentou que o MS não seria o meio processual adequado para a impugnação de sua decisão, justamente por não admitir a produção de provas (como, por exemplo, perícia, pesquisas de mercado, testemunhas etc.).
A 3ª Turma do STJ, por unanimidade, entendeu que o MS é cabível para contestar decisões de indeferimento de registro de marca proferidas pelo INPI, reafirmando entendimento já adotado anteriormente pela Corte.